La legislación varía considerablemente según el país, tanto
respecto del primer propietario como de la forma de transferir la
propiedad. Para evitar malentendidos, lo mejor es clarificar la
cuestión de la propiedad intelectual en todos los acuerdos con los
empleados o los contratistas, recurriendo de preferencia al
asesoramiento de expertos.
Propiedad intelectual creada por los
empleados
Muchos trabajadores crean propiedad intelectual en el desempeño
de su trabajo: un programa informático, un artículo, los planos de
un proyecto de arquitectura, un nuevo logotipo, un nuevo producto o
embalaje, un plan empresarial, una invención o diversos otros
esfuerzos de creación. ¿Pero, quién posee los derechos sobre estas
obras, su creador o el empleador? La respuesta difiere de un país a
otro, e incluso dentro de un mismo país, ya que dependerá de la
legislación y del tipo de relación entre el empleador y el
empleado.
Invenciones
En muchos países, el empleador es el propietario de una
invención creada por un empleado si ésta se relaciona con la
actividad comercial de la empresa, a menos que el contrato de
trabajo estipule otra cosa. En cambio, en otros países los derechos
sobre las invenciones pertenecen al inventor, salvo acuerdo en
contrario. Los hay también (por ejemplo, Estados Unidos) donde el
empleado puede conservar los derechos de explotación de su
invención, pero el empleador tiene un derecho no exclusivo a
utilizarla con fines internos. Es lo que se conoce con el nombre de
«derechos no exclusivos de utilización interna».
En algunos países se reconoce al empleado inventor el derecho a
una compensación justa por su invención; en otros países, no se le
concede remuneración alguna, o tan solo una compensación ínfima en
casos excepcionales.
Derecho de autor
En casi todos los países, cuando un empleado crea una obra
literaria o artística en el desempeño de su trabajo, su propiedad
es atribuida automáticamente al empleador, a menos que se hayan
acordado otras condiciones. Sin embargo, también hay países donde
la transferencia de derechos no es automática. En efecto, son
varias las circunstancias en las que el empleado puede poseer la
totalidad o parte de los derechos. Por ejemplo, en la gran mayoría
de los países, si el empleador es una empresa editora de prensa, el
empleado será el titular de los derechos a determinados efectos,
como la publicación de un libro, y el empleador poseerá los
derechos con otros fines.
Debe señalarse también que los derechos morales - esto es, el
derecho a reclamar la autoría de una obra y el derecho a rechazar
cambios que pudieran menoscabar la reputación del creador - no son
transferibles, y por ende siguen siendo propiedad del autor,
incluso cuando la titularidad de los derechos patrimoniales se haya
transferido al empleador.
Diseños industriales
Por lo general, los derechos sobre diseño pertenecen al
empleador. No obstante, en algunos países los autores conservan el
derecho propiedad de sus diseños, a menos que haya un acuerdo en
contrario con el empleador. A veces, el empleador debe pagar al
trabajador una retribución equitativa, teniendo en cuenta el valor
económico del diseño industrial y los beneficios que el empleador
obtenga de su explotación.
Propiedad intelectual creada por contratistas
independientes
Las empresas suelen encargar a consultores o contratistas
independientes la creación de nuevos materiales. En tal caso, tanto
la empresa como el contratista independiente deberían prestar
atención a la cuestión de la titularidad de los activos de
propiedad intelectual. Por ejemplo, si el contratista presenta
varias propuestas de diseño o logotipos y la empresa acepta sólo
uno, deben decidir quién poseerá los derechos de propiedad
intelectual sobre las demás opciones.
Invenciones
En la mayoría de los países, el contratista independiente
contratado para desarrollar un nuevo producto o proceso conserva
todos los derechos de invención, a menos que en el contrato se
estipule lo contrario. Es decir, si el contratista no cede por
escrito su invención a la empresa, ésta no tendrá ningún derecho
sobre la cosa creada.
Derecho de autor
En la mayoría de los países, los creadores independientes son
los propietarios de los derechos de autor, a menos que reconozcan
por escrito que se trata de una obra por contrato con cesión de
derechos (work for hire). Cuando existe este tipo de acuerdo
escrito, la empresa que encarga el trabajo obtiene la propiedad
intelectual, pero los derechos morales siguen siendo del autor. Si
no hay tal acuerdo, lo habitual es que la persona que ha pagado por
la obra tenga derecho a utilizarla únicamente para los fines con
que fue creada. Puede ocurrir, por ejemplo, que una empresa que ha
encargado a un contratista independiente la creación de un sitio
web, y pagado dicho trabajo, tenga la desagradable sorpresa de
descubrir que no es la propietaria de dicha creación.
Diseños industriales
Si se encarga un diseño específico a un creador autónomo, los
derechos de propiedad intelectual siguen en poder del diseñador. En
algunos países, la parte contratante obtiene los derechos de diseño
sólo si los adquiere mediante pago de una remuneración.
Directrices prácticas para PYME
He aquí algunas reglas de oro para prevenir controversias con
empleados o con contratistas independientes:
1. Disponer de asesoramiento jurídico.
Como en muchos asuntos jurídicos, es fundamental conseguir
asesoramiento especializado antes de suscribir cualquier acuerdo
con empleados o contratistas independientes.
2. Celebrar los acuerdos por escrito.
Hay que ponerse de acuerdo sobre: quién será el titular de los
derechos de propiedad intelectual respecto de cualquier material
que creen un empleado o un contratista independiente; si estos
derechos se van a transferir y en qué momento; quién tendrá el
derecho de explotación; quién va a pagar la creación; si se
autoriza la introducción de mejoras o modificaciones, etc. También
habrá que asegurarse de que el acuerdo sea válido en virtud de las
leyes de propiedad intelectual que sean de aplicación.
3. Establecer un contrato antes de que se inicien los
trabajos.
Resuelva las cuestiones relativas a la titularidad de la propiedad
intelectual antes de que se inicie la colaboración entre las
partes, ya que pueden surgir discrepancias incluso en las primeras
etapas de un proyecto.
4. Incluir cláusulas de confidencialidad en todos los
contratos.
También deben incluirse cláusulas de no competencia, ya que los
empleados de hoy pueden ser los competidores de mañana.
5. Adoptar políticas y reglas o directrices internas
sobre las invenciones de los empleados.
En dichas políticas o reglamentos se deberían incluir disposiciones
sobre: las categorías de invenciones comprendidas en el campo de
actividad del empleador; la obligación del empleado inventor de
notificar las invenciones al empleador; los procedimientos del
empleador para tratar dichas notificaciones; los requisitos de
confidencialidad y de tramitación de patentes, y la remuneración
que habrá de percibir el inventor. Estas directrices deberían estar
en consonancia con la legislación nacional vigente en materia de
propiedad intelectual.
6. Tomar precauciones especiales al subcontratar
actividades de investigación y desarrollo (I+D).
Hay que asegurarse de que todas las personas que participen en este
tipo de actividades firmen un acuerdo que otorgue a la empresa
derechos suficientes sobre el resultado de su trabajo. La empresa
debe lograr que dichas personas le transfieran todos los derechos
respecto a los resultados del proyecto, incluidos los de volver a
transferirlos y de introducir modificaciones, en el supuesto de que
los resultados de la I+D generen material que pueda quedar amparado
por los derechos de autor. En los acuerdos de I+D deberían
incluirse cláusulas relativas a la concesión de derechos sobre
conocimientos especializados, derechos de autor sobre informes de
investigación y derechos sobre materiales físicos e información de
referencia que no sea de dominio público. Todos estos aspectos se
tratarán con una estricta confidencialidad.
Para más detalles, diríjase a la Sra. Lien Verbauwhede, de
la Divisón de PYME de la OMPI (lien.verbauwhede@wipo.int)
Adaptado de un artículo publicado en la Revista de la OMPI
(noviembre-diciembre 2002).